*в целях соблюдения конфиденциальности некоторые детали скрыты
Доверители спрашивают меня: "Сколько мне нужно будет заплатить за получение письма-согласия?", "Какой вообще шанс на то, что мне дадут письмо-согласие?".
Год еще не подошел к середине, а у меня на эту тему было несколько абсолютно разных ситуаций.
Ситуация 1. Правообладатель товарного знака просто позвонил в ответ на запрос письма-согласия и сказал, что пришлет оригинал документа. Без какого-либо вознаграждения, без заключения соглашения. А еще пригласил открыть точку в его городе, несмотря на то, что названия похожи, а сферы деятельности смежные.
Ситуация 2. Письмо-согласие тоже было получено бесплатно. Но под угрозой оспаривания регистрации товарного знака. Да еще пришлось заключать соглашение, по которому сузили перечень товаров и услуг и разделили территории, где каждая из сторон может использовать свой знак.
Ситуация 3. Письмо-согласие получено меньше, чем за 100 000 рублей.
Ситуация 4. За письмо-согласие пришлось заплатить почти 300 000 рублей.
Ситуация 5. Правообладатель принципиально отказался дать письмо-согласие. Даже за деньги. Несмотря на то, что компании даже в самом нездоровом воображении не были конкурентами, а знаки были еле похожи.
О чем это говорит? Шанс на получение письма-согласия есть почти всегда. Но условия его получения могут существенно различаться. И предсказать результат невозможно.
Какой срок экспертизы обычно называют патентные компании? 4-6 месяцев. В среднем, при отсутствии препятствий к регистрации, так и есть. В этот раз доверителю пришлось ждать решения по заявке больше 7 месяцев. Хорошо, что решение оказалось положительным, и товарный знак № 1210820 получил правовую охрану.
Является ли графическое исполение неохраняемого элемента достаточно оригинальным, чтобы товарный знак мог выполнять свои функции? Этот вопрос всплывает весьма часто. Переубедить эксперта, который уже высказал свое мнение, бывает непросто. К счастью, нам это удалось. В результате доверитель получил регистрацию товарного знака, несмотря на наличие предварительного отказа.
Товарный знак доверителя состоял из двух частей, слитых вместе. Регистрации помешал товарный знак, состоящий из тех же частей, но выполненных раздельно и в обратном порядке. Можно ли обойти такое препятствие, не запрашивая писем-согласий? Да, нам это под силу.
Большой+название товара. Почти всегда такое сочетание не будет охраняться. Но что будет, если слить эти слова в одно? Сначала эксперт Роспатента отказал в регистрации. Но нам удалось привести доводы в пользу охраноспособности такого товарного знака. Итог: решение о регистрации.
Вы знали, что некоторые товарные знаки, зарегистрированные на территории Украины, могут получить правовую охрану на территории России без повторной экспертизы? Я знал, но только сейчас довелось осуществить процедуру на практике. Знать хорошо, но еще лучше - знать и уметь.
В последнее время Роспатент особо трепетно относится к "чувствам верующих". Настолько, что иногда не хочет регистрировать некоторые товарные знаки, которые никого не оскорбляют и не вызывают ни у кого возмущения. К счастью для доверителя, нам удалось убедить эксперта в том, что верующие от регистрации товарного знака не пострадают.
Смешать буквы разных алфавитов для целей маркетинга, чтобы товарный знак выглядел необычно? Это можно. Но, в данном случае, дело вовсе не в этом. "КYНДY KYН" вполне обычное словосочетание в якутском языке. Именно туда, в Якутию, отправилось свидетельство о регистрации товарного знака № 1166349.
Картинка+фамилия заявителя+название профессии в отношении товаров, которые человек этой профессии изготавливает. Что может пойти не так? Например, название профессии не будет неохраняемым сразу в 3 знаках, которые Роспатент укажет в качестве препятствия. Это как запрещать строителю назвать компанию "строитель" для услуг по строительству. Странно, правда? Вот и мы так подумали. Сокращение перечня+доводы о слабости такого элемента как название профессии+доводы о разнице в общем впечатлении. Эта комбинация помогла нам добиться регистрации, несмотря на предварительный отказ.
На регистрацию в отношении услуг общественного питания и баров заявлялся товарный знак, словесный элемент которого представлял собой видовое наименования предприятия. Несмотря на то, что предприятие было из другой сферы, эксперт посчитал, что потребители могут быть введены в заблуждение относительно того, чем именно занимается доверитель. Но наши доводы и доказательства известности заявленного обозначения позволили убедить эксперта в обратном.
Еще до подачи заявки мы знали, что есть мешающий товарный знак. По звучанию он был один в один, но был написан буквами другого алфавита. Регистрация у него была в нужном классе классификации, но не в отношении всех товаров. Этим и решили воспользоваться. Сразу же сократили перечень до одной позиции. В итоге что? Нет, регистрацию не получили, Роспатент вынес предварительный отказ.
Хорошо, что сокращать перечень товаров по заявке можно без проблем. Этим мы и воспользовались, уточнив формулировку товара по сфере применения и назначению. Правда, "сокращенная" формулировка стала состоять из 53 слов, но по сути была более "узкой" чем изначальная (которая тоже была более узкой, чем стандартная из классификации).
Довод оказался убедительным, Роспатент вынес решение о регистрации.
Можно ли не регистрировать товарный знак для рекламной кампании? Да. Наш доверитель планировал выпустить новую линейку продукции. Акцию нужно было провести всего один раз. Доверитель принял решение просто провести проверку и убедиться в том, что он не нарушит чьи-то права. Это оказалось дешевле, чем регистрировать товарный знак, и полностью соответствовало целям доверителя.
Часто доверители отказываются от полной проверки товарного знака. "Зачем?" - спрашивают они, - "Ведь проведена экспресс-проверка, основные риски выявлены?". Да, это так. Экспресс-проверка выявляет основные риски. Но далеко не все. В большинстве случаев полная проверка только подтверждает уже известную информацию. Но в этот раз было не так. На полной проверке, проведенной по платным базам, был найдет сходный товарный знак с высоким риском противопоставления. Это позволило доверителю выбрать стратегию регистрации, руководствуясь более полной информацией о реальных шансах на регистрацию. Если бы доверитель решил, что ему достаточно экспресс-проверки, то через несколько месяцев он бы неожиданно получил предварительный отказ в регистрации.
В товарном знаке присутствовало наименование города. При этом доверитель был не просто из другого города - а даже из другого региона. Роспатент посчитал, что это может ввести потребителей в заблуждение относительно места оказания услуг. Но несколько письменных доказательств и мои доводы переубедили эксперта. Доверитель получил свой товарный знак.
Порой для получения регистрации необходимо просто желать меньшего. Доверитель при подаче заявки настаивал на указании широкого перечня товаров. Ожидаемо был получен предварительный отказ. Но его довольно легко удалось преодолеть, просто сократив перечень товаров только до тех, которые действительно нужны доверителю. В результате препятствия перестали быть таковыми, и товарный знак был зарегистрирован.
Не всегда я выступаю на стороне тех, кто хочет получить регистрацию знака. В этот раз моя миссия состояла в том, чтобы не дать одному из продавцов китайских товаров получить товарный знак на свое имя. Если бы это случилось, тогда все остальные продавцы автоматически стали бы нарушителями. К счастью, заявка была еще на стадии экспертизы. Поэтому я подготовил обращение с доводами о невозможности регистрации товарного знака на имя указанного лица. Доводы были приняты Роспатентом, недобросовестный заявитель получил сначала предварительный, а затем и окончательный отказ в регистрации. А доверитель мог и дальше закупать товар в Китае и продавать его в России.
Письмо-согласие бывает спасением от отказа в регистрации. Но в этот раз мы не смогли его получить, т.к. правообладатель перестал выходить на связь. Установленные законом сроки вышли - и Роспатент правомерно вынес решение об отказе в регистрации. Но мы не стали сдаваться и продолжили попытки связаться с правообладателем. Наконец, письмо-согласие было получено. Правда, для отмены отказа в регистрации пришлось обращаться в Палату по патентным спорам. Но это мелочи, ведь доверитель остался доволен.
Производитель продуктов питания не мог зарегистрировать товарный знак, поскольку ему мешали 10 других знаков. Мы применили комбинированную стратегию: от кого-то получили письмо-согласие, кого-то обошли доводами об отсутствии сходства, также сократили перечень товаров, чтобы убрать еще несколько препятствий. Дополнительно приложили документы об использовании обозначения доверителем с 1999 года. Итог - доверитель получил регистрацию в отношении тех товаров, которые он производит длительное время.
По результатам полной проверки стало ясно, что регистрация не пройдет, т.к. существует товарный знак с таким же словесным элементом для тех же товаров. Правообладателем была крупная и широко известная в России компания, которая занималась совсем не тем, что было указано в перечне товаров. Переговоры привели к отказу в продаже права на знак. В качестве альтернативы правообладатель предложил заключить лицензионный договор на очень невыгодных условиях. Доверитель отверг предложение. Мы доработали товарный знак, добавив к нему второе слово и изменив смысл. Регистрация прошла без запросов, а правообладатель мешающего знака остался без вознаграждения, которое мог бы получить, если бы был сговорчивее.
Регистрации товарного знака доверителя препятствовали 13 товарных знаков других правообладателей. К счастью, многие из них были зарегистрированы для узкого перечня товаров и услуг. Сфера деятельности доверителя была свободна. Главной проблемой было сформулировать перечень услуг так, чтобы не помешал ни один знак. Описание услуги со всеми уточнениями превратилось в предложение из 38 букв. Это помогло добиться регистрации.
Правообладатель мешающего товарного знака дал письмо-согласие? Замечательно. Но, как оказалось, второй мешающий знак принадлежит тому же лицу. А от второго товарного знака письмо-согласие он давать не собирается. Можно ли в такой ситуации зарегистрировать товарный знак доверителя? Ответ - да. Но нужно убедить в своей правоте Роспатент. У нас это получилось.
Слова, называющие товар, являются неохраняемыми. Их можно включить в товарный знак, если в нем есть еще что-то, например, логотип. Товарный знак зарегистрируют, а слово укажут в качестве неохраняемого. Что может пойти не так? Оказывается, иногда экспертиза пропускает или игнорирует доводы, изложенные в ответе на предварительный отказ. К счастью, Палата по патентным спорам исправила ошибочное решение Роспатента и зарегистрировала товарный знак доверителя.
Доверитель хотел получить товарный знак, но были два препятствия. Первое - это слово является термином и будет признано неохраняемым. Второе - это слово зарегистрировано другим лицом. Как же так, разве одно не противоречит другому? Вообще-то да. Но факт есть факт. Слово уже было товарным знаком, но при попытке зарегистрировать такой знак сейчас - мы получили бы отказ из-за несохраняемости. Видимо, в тот момент у Роспатента были причины считать иначе. Выход нашелся простой, но эффективный - мы убили двух зайцев сразу, просто купив права на существующий товарный знак.
Доверитель хотел получить охрану на товарный знак из трех не связанных между собой слов. Мы посоветовали слегка изменить их, чтобы получилось грамматически связанное словосочетание. Плюс это изменило смысл, что давало нам дополнительный довод в случае предварительного отказа от Роспатента. План сработал - доверитель получил свой товарный знак.
Как быть, если мешающий знак не очень сильно похож на вариант доверителя, но Роспатент указал его в качестве препятствия? Можно попробовать переубедить эксперта. Так мы и сделали. Но потерпели неудачу. Тогда было принято решение обратиться в Палату по патентным спорам. А пока назначается дата заседания - получить письмо-согласие. Однако, все оказалось не так просто. Правообладатель мешающего знака проживал в стране, с которой у России нет прямого почтового сообщения. А ведь Роспатент требует оригинал письма-согласия на бумаге. Но, если есть желание помочь доверителю, то невозможное возможно. Письмо-согласие было получено и передано в Роспатент, а Палата по патентным спорам зарегистрировала товарный знак.
Порой кажется, что конкурент, обладающий правами на мешающий товарный знак, точно не позволит зарегистрировать второй похожий. Зачем ему плодить конкурентов? Но иногда бывает достаточно просто поговорить. В нашем случае мы получили письмо-согласие, заплатив за него символическую сумму, и просто разграничив территорию использования конкурирующих знаков. Обе стороны оказались довольны и - с товарными знаками.
Письмо-согласие от правообладателя мешающего знака не всегда выходит получить "по-хорошему". В этот раз пришлось обратиться в Суд по интеллектуальным правам с иском об аннулировании знака по причине его неиспользования. Осознав реальную возможность лишиться своего знака насовсем - правообладатель стал более сговорчивым. Было заключено мировое соглашение, по которому мы оставили его товарный знак в покое, а наш доверитель получил письмо-согласие, обеспечившее ему регистрацию товарного знака.
Обычно товарные знаки, состоящие из обрывков описательных для товара слов, проходят только с указанием таких слов в качестве неохраняемых. Но, если доверитель работал под таким знаком много лет, знак приобрел известность среди потребителей, то можно попробовать отстоять слово в качестве охраняемого элемента. Мы помогли доверителю собрать нужные документы и подготовить убедительный ответ на предварительный отказ. Итог - регистрация товарного знака с охраняемым словом.
Товарный знак зарегистрирован на имя другого лица? Для начала можно проверить, кто правообладатель и чем он занимается. В нашем случае им оказался тот, кто зарабатывает на регистрации и продаже другим лицам товарных знаков. Что ж, это было так плохо, как регистрация мешающего знака на имя конкурента. Оставалось только выбрать: или ругаться с правообладателем и пробовать отсудить знак или... просто приобрести права на готовый без лишней суеты. Доверитель выбрал второй путь и очень скоро получил желаемое.
Наименования услуг нельзя зарегистрировать как товарный знак. Ведь это означало бы, что одно лицо может запретить другим использовать это наименование. Представляете, какой хаос бы начался? Но как быть, если наименование услуги придумал доверитель, а потом уже другие лица стали называть свои услуги также, пользуясь его репутацией. Если этим словам есть доказательства, то можно переубедить Роспатент в том, что именно это наименование услуги может быть товарным знаком.
Доверитель обратился за регистрацией слова, которое уже было занято другим лицом. Мы предложили доработать товарный знак до словосочетания, изменив тем самым смысл и количество звуков. Это помогло доверителю получить регистрацию без существенной потери узнаваемости.
Иногда лучшая стратегия - просто ждать. Доверитель подал заявку на регистрацию на несколько дней позже конкурента. При этом доверитель свой товарный знак использовал, а конкурент - нет. Естественно, мы сообщили про это Роспатенту. А дальше началась игра со сроками. Нам в качестве препятствия указали заявку конкурента, а конкуренту - деятельность нашего доверителя. Отвечать на предварительный отказ было нельзя - ведь в этом случае Роспатент должен был бы принять решение в течение двух месяцев. И тогда для регистрации товарного знака конкурента не осталось бы препятствий. Ответ на уведомление в конце установленного законом срока принес нашему доверителю желаемое, а конкуренту - отказ в регистрации.
Доверитель пришел с запросом о регистрации товарного знака, состоящего из двух слов, одно из которых - наименование товара. Вследствие этого первое слово имело больший вес - и при экспертизе наткнулось бы на множество препятствий. Мы подобрали неописательное слово, которое включало в себя наименование товара. Получилось новое словосочетание, с оригинальным смыслом, но очень похожее по звучанию на первый вариант. Но у нового товарного знака не было препятствий для регистрации.
Что делать, если регистрации препятствуют сразу 7 товарных знаков, но очень хочется получить свой с таким же словом? Мы нашли решение, просто купив самый старший из них. А после - уже зарегистрировали для доверителя с таким же словом, но в его дизайне.
Зарегистрирован товарный знак для услуг общественного питания. При этом Роспатент на этапе экспертизы указал на три препятствия. От правообладателей двух товарных знаков мы получили письма-согласия. От одного товарного знака отбились доводами о неоднородности услуг.
Одинаковые товарные знак могут быть зарегистрированы, если их товары и услуги неоднородны. Иногда основным в оценке возможности регистрации товарного знака является вопрос однородности, а не сходства. Доверитель занимался продажами, в то время как правообладатель мешающего знака имел регистрацию в отношении рекламы. Однородны ли продажи и реклама? Как ни странно, но ответ зависит от конкретной формулировки услуги. Мы подобрали такую, которая помогла зарегистрировать доверителю товарный знак.
Регистрации товарного знака препятствовали 4 товарных знака. Но товарный знак использовали много лет и он приобрел известность в отношении части товаров. Сократив перечень до этих товаров и приложив доказательства известности, нам удалось добиться регистрации товарного знака.
Как быть, если желаемый товарный знак состоит из одного местоимения и оно уже занято? Можно добавить второе слово. Получится словосочетание с новым смыслом - и старые препятствия перестанут быть таковыми. Именно так наш доверитель получил свой товарный знак, несмотря на то, что первый его вариант быть непроходным.
Товарный знак доверителя состоял из двух частей. Одна из них - три согласные буквы. Вторая - слово, описывающее сферу деятельности. Обе части являются неохраняемыми (т.е. не могут быть зарегистрированы как товарный знак без наличия других элементов). Решением проблемы оказалось соединение обоих частей в одно слово.
Суды первой и апелляционной инстанции, вслед за ответчиком (дело о нарушении прав на товарный знак), утверждали, что в товарном знаке используется широко распространенный элемент - а, значит, неохраняемый. А раз элемент неохраняемый, то и нарушения нет. Но мы с этим не согласились. И Суд по интеллектуальным права поддержал нашу кассационную жалобу, подтвердив, что признание элемента неохраняемым находится в ведении Роспатента, а не суда. Дело отправлено на новое рассмотрение.
Разработал для доверителя комплект из 11 документов, чтобы полностью закрыть вопрос по защите в его компании прав на произведения (контент, логотипы) от создания и приобретения - до отчуждения другим лицам.
Регистрации товарного знака препятствовала заявка другого лица, поданная им чуть-чуть раньше. Словесные элементы были очень похожи, поэтому доводы об отсутствии сходства не подошли бы. Мы договорились с конкурентом о получении от него письма-согласия. В итоге доверитель получил регистрацию знака... а конкурент нет. Но не с нашей помощью, а по какой-то иной причине.
Регистрации товарного знака препятствовали 5 других товарных знаков. Отличие с каждым было в 1 звук, что, при отсутствии словарного значения слов, не считается существенным. Но доверитель получил регистрацию благодаря дополнительным действиям с нашей стороны по каждому из препятствий.
Доверитель пришел к нам за регистрацией названия, состоящего из двух частей. Одна из них описывала сферу деятельности, а по второй были препятствия в виде других товарных знаков. Мы соединили обе части в одно, выдуманное, слово. Это помогло доверителю пройти регистрацию без проблем.
Доверитель хотел зарегистрировать слова, которые не очень-то соотносятся с нормами морали и нравственности. На этапе проверки мы указали ему на это. Но, в качестве решения, предложили доработать товарный знак, слив "неприличную" часть с "приличной". В итоге получилось новое слово, которое уже не имело оснований для отказа в регистрации.
Охраняются ли фамилии в товарном знаке? Обычно нет. Но в этот раз фамилия была редкая, что давало надежду на охраноспособность. На этапе экспертизы Роспатент убедить не удалось - мы получили решение об отказе в регистрации. Но доверитель решил не сдаваться. Мы обратились в Палату по патентным спорам и доказали, что фамилия может выполнять функцию товарного знака.
Доверитель пришел с запросом о защите товарного знака. Но вот незадача - его товарный знак был прозрачный. Прозрачный знак на белом фоне, как можно догадаться, подать никак нельзя. Но мы нашли выход из этой ситуации, и доверитель все же получил свой товарный знак.
Регистрации товарного знака препятствовал другой, очень похожий. При подаче заявки в описании указали, какие именно ассоциации вкладывает заявитель. Товарный знак получил правовую охрану. Иногда описание - это не просто формальность, а способ повлиять на результат экспертизы.
Регистрации товарного знака препятствовал товарный знак известной личности. Но известная личность не использовала его. Через Суд по интеллектуальным правам провели процедуру аннулирования товарного знака, освободили путь для доверителя. Суд не стал делать скидку на то, что ответчик - известная личность. Перед законом все равны.
Зарегистрировали товарный знак с указанием слова в качестве охраняемого, хотя Роспатент сначала назвал его описательным. Объяснили, что слово описывает одни товары и услуги, но в отношении других является выдуманным, фантазийным. Доводы были приняты при принятии решения о регистрации.
Зарегистрировали товарный знак с термином из сферы бизнеса для услуг в отношении этого самого бизнеса. Слово при этом указано в качестве охраняемого. Как? Дело в том, что термин используется на английском языке, а вот на русском - нет. На русском языке так услугу называет только доверитель, поэтому оснований для признания слова неохраняемым нет.
